Статья 1390 ГК РФ. Экспертиза заявки на полезную модель

Ст 1390 ГК РФ с комментариями и изменениями 2018-2019 года.

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:

информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;

проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.

Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

3. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 - 5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.

Комментарий к статье 1390 ГК РФ:

1. В комментируемой статье установлены общие правила проведения экспертизы заявки на полезную модель, которая, как и прежде (ст. 23 Патентного закона РФ), основана на так называемой явочной системе регистрации полезных моделей, когда проверке подлежат преимущественно формальные требования к заявке, без анализа существа полезной модели.

2. В абзаце первом п. 1 данной статьи раскрыто содержание экспертизы заявки на полезную модель, проводимой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Так, в процессе экспертизы заявки на полезную модель проверяются:

- наличие документов заявки на полезную модель (заявление о выдаче патента, описание полезной модели; формула полезной модели; чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; реферат);

- соответствие этих документов установленным требованиям;

- соблюдение требования единства полезной модели;

- относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Помимо упомянутых выше условий проверяется также соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному подп. "а" п. 1 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденного Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (САПП. 1993. N 34. Ст. 3182).

3. В абзаце втором п. 1 установлено, что в процессе экспертизы не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 1 ст. 1351 ГК РФ (наличие технического решения, являющегося новым) (см. комментарий к этой статье).

Комментируемая норма свидетельствует о том, что в России предусмотрена явочная система экспертизы заявки на полезную модель в ее классическом виде, когда заявленное решение не проверяется органом экспертизы на его соответствие условиям патентоспособности.

Проверка патентоспособности полезной модели может быть проведена, например, при рассмотрении споров о действительности полезной модели в палате по патентным спорам или в суде.

4. Абзац третий п. 1 распространяет действие отдельных положений, регламентирующих проведение экспертизы заявки на изобретение, на отношения по проведению экспертизы заявки на полезную модель.

Во-первых, к проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, предусмотренные п. 2, 4 и 5 ст. 1384 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье) о формальной экспертизе заявки на изобретения.

Следовательно, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели, соответствует ли заявка установленным требованиям к ее документам и соблюдено ли требование единства полезной модели.

Во-вторых, в отношении полезных моделей применяются п. 2 и 3 ст. 1387 ГК РФ (см. комментарий к ней) относительно принимаемых федеральным органом государственной власти по интеллектуальной собственности решений о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение. Речь в упомянутых выше пунктах идет о том, какие заявки признаются отозванными и какие решения указанного федерального органа могут быть оспорены заявителем (об отказе в выдаче патента; о выдаче патента; о признании заявки отозванной).

В-третьих, к проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения ст. 1388 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье) о праве заявителя знакомиться с патентными материалами и ст. 1389 ГК РФ (см. комментарий к ней) о праве заявителя на восстановление пропущенных сроков, связанных с экспертизой заявки на изобретение.

5. Дополнительные элементы к содержанию экспертизы заявки на полезную модель, помимо тех элементов, которые упомянуты в п. 2 и п. 4 комментария к данной статье, указаны в проекте Регламента по полезным моделям <1>.

--------------------------------
<1> Следует отметить попутно, что такое расширение полномочий федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в сфере экспертизы полезной модели не основано на законе, поскольку комментируемая статья не содержит указание на установление иных условий проведения такой экспертизы в подзаконном акте.

В практике экспертизы также проверяется:

- соблюдение порядка подачи заявки, в том числе наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

- правильность классифицирования полезной модели по международной патентной классификации (МПК). Если это не сделано заявителем, то производится такое классифицирование;

- обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее поступления в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в указанном федеральном органе, с простановкой даты ее поступления и с присвоением ей десятизначного регистрационного номера.

Если в ходе экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением установленных требований, в частности к ее документам, или подана на объект, которому не предоставляется охрана в качестве полезной модели (техническое решение, не относящееся к устройству; решения, касающиеся только внешнего вида изделия, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали), заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты получения запроса.

Основаниями для запроса являются, в частности, следующие обстоятельства: отсутствие в заявке по крайне мере одного из предписанных документов; отсутствие перевода документов на русский язык, если они представлены на другом языке; отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати, если они необходимы; выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц; отсутствие в описании полезной модели предписанных структурных разделов; нарушение требования об изложении пункта формулы в виде одного предложения; отсутствие в формуле полезной модели указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана; наличие в формуле полезной модели вместо признака объекта полезной модели только данных о ее эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при ее использовании.

6. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрено право заявителя и третьих лиц ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели.

Вполне очевидно, что уровень техники, для определения которого проводится информационный поиск, может быть использован только для оценки новизны заявленной полезной модели (см. комментарий к п. 2 ст. 1351 ГК РФ).

Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются не федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (т.е. Роспатентом), как было прежде, а федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (т.е. Министерством образования и науки РФ).

Согласно проекту Регламента по полезным моделям информационный поиск для определения уровня техники, по сравнению с которым может осуществляться оценка патентоспособности полезной модели, проводится по ходатайству заявителя или третьего лица при условии соответствующей оплаты.

По ходатайству третьего лица информационный поиск проводится в отношении формулы, содержащейся в решении о выдаче патента.

В случае поступления ходатайства о проведении информационного поиска от третьего лица заявитель уведомляется о таком ходатайстве.

Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана или признана отозванной, или по которой вынесено решение об отказе в выдаче патента, то подавшему ходатайство лицу сообщается о невозможности удовлетворения его ходатайства.

По завершении информационного поиска, срок проведения которого определен в 2 месяца, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство.

Что касается характеристик уровня техники, области и объема информационного поиска, содержания отчета об информационном поиске, то они во многом сходны с соответствующими характеристиками относительно проведения информационного поиска в сфере изобретений (см. комментарий к п. 4 ст. 1386 ГК РФ).

7. В пункте 3 комментируемой статьи описана ситуация, когда заявителем включены в формулу полезной модели признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании полезной модели, если заявка на дату подачи содержала такую формулу.

В таком случае применяются положения п. 2 ст. 1384 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье и п. 4 комментария к данной статье), регламентирующие проверку дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Кроме того, как установлено в комментируемом пункте, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы полезной модели.

8. В пункте 4 комментируемой статьи определены виды решений, которые принимаются в результате экспертизы заявки на полезную модель: решение о выдаче патента и решение об отказе в выдаче патента.

Если в результате экспертизы установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, содержит все необходимые документы и эти документы оформлены с соблюдением всех установленных к ним требований, то принимается решение о выдаче патента с формулой, предложенной заявителем, с указанием даты подачи заявки и установленного приоритета, если испрашивался более ранний приоритет.

Если предложенная заявителем формула полезной модели содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., то при подготовке решения о выдаче патента в формулу вносятся соответствующие исправления.

В решении о выдаче патента указывается, что патент выдается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.

Если в результате экспертизы установлено, что заявка подана на техническое решение, не охраняемое в качестве полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента, которое направляется заявителю.

Уместно напомнить, что заявленное решение не признается относящимся к объектам, охраняемым в качестве полезной модели, если оно в целом, в том виде, как охарактеризовано в пункте формулы полезной модели, не является техническим решением, относящимся к устройству (см. комментарий к п. 1 ст. 1351 ГК РФ), либо к решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей и к топологиям интегральных микросхем (см. комментарий к п. 5 ст. 1351 ГК РФ), либо к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. комментарий к п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

9. В пункте 5 комментируемой статьи предусмотрена норма, согласно которой в случае обнаружения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений, составляющих государственную тайну, документы заявки на полезную модель засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.

Упомянутый порядок засекречивания в принципе аналогичен соответствующему порядку относительно секретных изобретений (см. комментарий к п. 3 ст. 1401 ГК РФ). Кроме того, следует учитывать положения, предусмотренные Правилами проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 (СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6624).

В случае засекречивания заявителю предлагается два варианта поведения:

- отзыв заявки на полезную модель;

- преобразование ее в заявку на секретное изобретение.

При этом рассмотрение такой заявки приостанавливается до принятия заявителем того или иного решения либо до рассекречивания заявки.

Предложенная заявителю альтернатива (отзыв заявки или ее преобразование в заявку на секретное изобретение) обусловлено тем обстоятельством, что полезным моделям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется (см. комментарий к п. 3 ст. 1349 ГК РФ).