Статья 1386 ГК РФ. Экспертиза заявки на изобретение по существу

Ст 1386 ГК РФ с комментариями и изменениями 2018-2019 года.

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа исполнительной власти, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.

Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

6. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Комментарий к статье 1386 ГК РФ:

1. Комментируемая статья посвящена самому важному этапу экспертизы заявки на изобретение - экспертизы по существу.

В России в 1992 г. введена так называемая отсроченная экспертиза заявки на изобретение, которая получила широкое распространение в мире.

Отсроченная экспертиза была впервые введена в Нидерландах в 1964 г. Ее целью было устранение недостатков проверочной экспертизы (длительность процедуры рассмотрения заявки, высокая стоимость содержания патентного ведомства) и обеспечение выдачи надежных патентов без излишней перегрузки патентных ведомств.

Кроме того, система отсроченной экспертизы предоставляет заявителям время и возможность оценить целесообразность патентной охраны своих изобретений, предварительно зафиксировав их приоритет.

2. В пункте 1 комментируемой статьи определены условия проведения экспертизы заявки на изобретение по существу.

Указанная экспертиза проводится при наличии следующих обстоятельств:

- ходатайство заявителя или третьих лиц, поданное в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- ходатайство может быть подано при подаче заявки на изобретение или в течение 3 лет со дня подачи этой заявки;

- формальная экспертиза заявки должна быть завершена с положительным результатом.

Помимо упомянутых выше условий, требуется предоставление документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в размере, установленном подп. "г" п. 1 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденного Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (САПП. 1993. N 34. Ст. 3182).

Указанная выше норма претерпела некоторые изменения по сравнению с ранее действовавшим законодательством (п. 7 ст. 21 Патентного закона РФ). Если ранее ходатайство заявителя или третьих лиц могло быть подано в течение трех лет со дня подачи заявки, то в настоящее время указанное ходатайство может быть подано и при подаче заявки.

Следует особо отметить, что и прежде орган экспертизы допускал представление заявителями указанных ходатайств (по причине многочисленности таких случаев) при подаче ими заявок, что, в целом, свидетельствует о невостребованности в России системы отсроченной экспертизы.

Вполне очевидно, что таким нововведением может воспользоваться только заявитель (в целях ускорения делопроизводства по заявке), поскольку третьи лица по своему статусу практически не в состоянии это сделать.

Теоретически можно представить себе, например, подачу указанного ходатайства работодателем, который ранее сам не подал заявку на служебное изобретение. Однако вероятность такого шага со стороны работодателя практически исключена.

3. Срок подачи ходатайства (три года со дня подачи заявки) о проведении экспертизы по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Такое продление срока обусловлено подачей соответствующего ходатайства до истечения этого срока и представлением вместе с ним документа, подтверждающего уплату патентной пошлины. При этом указанный срок может быть продлен не более чем на два месяца.

Правовые последствия пропуска установленного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу - признание заявки отозванной.

4. В пункте 2 комментируемой статьи раскрыто содержание экспертизы заявки по существу.

Экспертиза по существу включает:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

Кроме того, согласно проекту Регламента по изобретениям при экспертизе заявки по существу орган экспертизы проводит следующие юридически значимые действия: установление приоритета изобретения (см. комментарий к ст. 1381 и 1382 ГК РФ); проверку представленной заявителем формулы изобретения; проверку дополнительных материалов, если такие материалы представлены заявителем (см. комментарий к ст. 1378 ГК РФ).

Как указывалось ранее (см. комментарий к п. 5 ст. 1384 ГК РФ), на этапе экспертизы заявки по существу может быть осуществлена проверка соблюдения требования единства изобретения.

При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

5. Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в п. 4 ст. 1349 и в п. 5 и 6 ст. 1350 ГК РФ, не проводится, о чем уведомляется заявитель до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы по существу. Иными словами, проведение информационного поиска исключается в отношении решений, которые не могут быть объектами патентных прав (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали), решений, которые изначально не являются изобретениями (открытия, научные теории и математические методы; касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в предоставлении информации), а также в отношении решений, которым не предоставляется охрана в качестве изобретения (сорта растений, породы животных и биологические способы их получения; топологии интегральных микросхем).

При этом порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается не федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (т.е. Роспатентом), как было прежде, а федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (т.е. Министерством образования и науки РФ).

6. Что касается объема информационного поиска, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит этот поиск не менее чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:

- официальные бюллетени указанного федерального органа, а также бывшего патентного ведомства СССР;

- описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;

- описания к евразийским патентам;

- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;

- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

- патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

- непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС с ретроспективой не менее пяти лет.

Содержание отчета об информационном поиске следующее:

- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;

- дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- индекс рубрики Международной патентной классификации (МПК), установленный при классифицировании заявленного изобретения;

- название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;

- индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;

- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы с указанием релевантных частей, к которым относится ссылка;

- категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС;

- дата завершения информационного поиска.

При условии соответствующей оплаты копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, могут предоставляться заявителю и третьим лицам, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица.

7. В пункте 3 комментируемой статьи указано, что по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске. Направление указанного отчета обусловлено двумя обстоятельствами:

- если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки;

- если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано при подаче заявки.

Данная норма способствует более эффективному патентованию изобретений за рубежом с использованием конвенционного приоритета, когда заявитель заинтересован в скорейшем получении отчета об информационном поиске для правильной оценки перспектив такого патентования.

Слова "по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы" должны толковаться таким образом, что федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности дается шесть месяцев для составления отчета об информационном поиске, который должен быть затем незамедлительно направлен заявителю.

Вместе с тем срок направления заявителю отчета об информационном поиске (а точнее - срок составления этого отчета) может быть продлен указанным федеральным органом в двух случаях:

- есть необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа;

- заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Комментируемая норма не содержит указание на длительность продления срока направления отчета об информационном поиске, что, в целом, ухудшает положение заявителя.

8. В пункте 4 комментируемой статьи предусмотрена возможность проведения информационного поиска вне рамок процедуры экспертизы по существу. В соответствии с этой нормой заявителю и третьим лицам предоставляется право ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которой будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.

Указанная норма расширяет правомочия заявителей и третьих лиц, поскольку дает им возможность до начала экспертизы заявки на изобретение по существу оценить перспективы получения патента на заявленное изобретение.

Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются не федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (т.е. Роспатентом), как было прежде, а федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (т.е. Министерством образования и науки РФ).

9. В пункте 5 комментируемой статьи установлено правило, согласно которому федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на этапе экспертизы по существу может запросить у заявителя дополнительные материалы, в том числе измененную формулу изобретения.

Критерий запроса у заявителя дополнительных материалов - невозможность для указанного федерального органа проведения экспертизы по существу.

Дополнительные материалы (без изменения сущности изобретения) должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке (в случае истребования заявителем указанных копий в течение месяца со дна получения им запроса). При этом упомянутый выше срок для представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на 10 месяцев.

Как правило, основанием для запроса