Статья 1358 ГК РФ. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Ст 1358 ГК РФ с комментариями и изменениями 2018-2019 года.

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Комментарий к статье 1358 ГК РФ:

1. Комментируемая статья посвящена одному из ключевых институтов патентного права - исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Главная особенность результатов интеллектуальной деятельности, по сравнению, например, с предметами вещного права, заключается в предоставлении им со стороны государства специальной охраны, выраженной в форме исключительного права. В отличие от обычных товаров результаты интеллектуальной деятельности очень уязвимы, как только они становятся известны широкому кругу лиц. Без государственной охраны они могут быть легко присвоены каждым, кто имеет необходимые средства для их использования в целях извлечения прибыли. Отсутствие гарантированной правовой охраны означало бы, что лица, вложившие определенные средства в разработку результатов интеллектуальной деятельности, не смогли бы окупить свои затраты и вследствие этого не были бы заинтересованы в такого рода деятельности. В целом институт исключительного права служит инструментом, стимулирующим развитие в обществе художественного творчества и научно-технического прогресса.

2. Ранее исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец был посвящен отдельный раздел IV Патентного закона РФ, в ст. 10 которого было раскрыто его содержание. В настоящее время положения об исключительных правах сосредоточены в параграфе втором ("Патентные права") и параграфе третьем ("Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец") гл. 72 ГК РФ.

В то же время содержание положений комментируемой статьи не претерпело существенных изменений по сравнению с соответствующими положениями, предусмотренными пунктами 2 и 3 ст. 10 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

3. В пункте 1 комментируемой статьи исключительное право понимается прежде всего как принадлежащее патентообладателю исключительное право ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (выделено авт. - В.Е.) изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 комментируемой статьи. Кроме того, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как следует из определения, в исключительном праве на первое место выдвигается его позитивная функция - правомочие использования запатентованного объекта, что теоретически исключает коллизию легальной патентной монополии с положениями антимонопольного законодательства (Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434).

Ссылка на ст. 1229 ГК РФ означает, что в понятие исключительного права включена его негативная функция, т.е. правомочие патентообладателя запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

В предложении втором п. 1 комментируемой статьи сформулировано правомочие распоряжения патентообладателем своим исключительным правом.

4. В пунктах 1 и 2 данной статьи особое внимание обращают на себя вводные слова: соответственно "в том числе" и "в частности".

Указанный прием юридической техники означает, что установленный в комментируемой статье перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца является открытым (или примерным).

Если в отношении собственных действий патентообладателя открытый перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца можно признать позитивным фактором, то в отношении других лиц, которые совершают нарушение исключительного права (контрафакцию), открытый перечень правонарушающих действий - это достаточно зловещее явление, особенно в сфере уголовной ответственности за контрафакцию.

Специфика исключительных прав такова, что ответственность за нарушение патента (контрафакцию) наступает только за те правонарушения, которые непосредственно указаны в патентном законодательстве. Такой подход сложился исторически, так как на первом этапе развития патентного законодательства главенствующую роль играла уголовная ответственность за нарушение патента, которая исключает примерный или открытый перечень преступных деяний.

В настоящее время акценты сменились, на первый план вышла гражданско-правовая ответственность, которая в ряде стран является единственным видом ответственности за нарушение патента. Однако традиционный подход к формулировке перечней контрафактных действий остался прежним - такие перечни закрепляются в патентном законодательстве как исчерпывающие или закрытые.

Нетрадиционный подход к перечню контрафактных действий в российском патентном законодательстве чреват серьезными осложнениями, особенно в сфере уголовной ответственности за нарушение патента. Как известно, согласно ст. 147 УК РФ ("Нарушение изобретательских и патентных прав") незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет за собой, помимо других, более мягких наказаний (штраф, обязательные работы, арест), лишение свободы на срок до двух лет, а по квалифицирующим признакам (совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; организованной группой) - на срок до пяти лет. Выходит, что ГК РФ открывает возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые непосредственно не указаны в законе, что грубо нарушает принципы возложения уголовной ответственности.

Открытый перечень нарушающих патент действий уже сказался, причем самым неблагоприятным образом, на содержании Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" (РГ. 2007. 5 мая). В п. 10 этого Постановления Пленум ВС РФ указал, что следует также считать незаконным использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей, поскольку порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента.

Вполне очевидно, что указанный случай является примером договорной ответственности, в соответствии с которой на виновную сторону могут возлагаться меры гражданско-правовой, а не уголовной ответственности. В приведенном случае сообладатель патента по своему статусу не может быть признан нарушителем патента, он может нести ответственность по правилам договорной (гражданско-правовой) ответственности.

5. Понятие использования изобретения, полезной модели или промышленного образца сформулировано в виде перечня способов такого использования.

В пункте 2 комментируемой статьи закреплен открытый (примерный) перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, который одновременно, в случае нарушения патента (контрафакции) играет роль перечня противоправных нарушающих патент (контрафактных) действий.

Указанный перечень необходимо рассматривать совместно с положением абз. третьего п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в которой дается общее определение контрафакции: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В некоторых работах делаются попытки представить перечень противоправных действий закрытым, т.е. исчерпывающим, что представляется ошибочным. Так, например, авторы Постатейного комментария к Патентному закону РФ утверждают, что перечень действий, на совершение которых третьи лица должны получить разрешение патентообладателя, можно считать исчерпывающим, поскольку в самом перечне действий используется такое определение, как "иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей" (см.: Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Постатейный комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 02.02.2003 N 22-ФЗ. М., 2004. С. 71). Данное утверждение не основано на законе, поскольку, как указано в ст. 129 ГК РФ, оборотоспособность определяется через отчуждение или переход от одного лица к другому объектов гражданских прав. Ведь изготовление, применение и хранение, которые упомянуты в перечне способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, никак нельзя отнести к отчуждению или переходу прав на объекты.

6. Что касается самого перечня способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (или перечня противоправных (контрафактных) действий), то он по существу не претерпел никаких изменений. Сейчас этот перечень, включающий четыре позиции, выглядит следующим образом:

- ввоз на территорию России, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

- совершение вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

- совершение вышеуказанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

В мировой патентной практике упомянутые выше противоправные (контрафактные) действия причисляются к так называемому прямому нарушению патента.

Несмотря на пополнение перечня нарушающих патент действий, которое произошло в результате изменения Патентного закона РФ в 2003 г., подпадающих под понятия прямого нарушения патента, в этот перечень все же не включено такое правонарушение, преследуемое во всех государствах с развитым правопорядком, как предложение для осуществления способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Кроме того, разработчики законопроекта упустили благоприятную возможность для усиления привлекательности российского патента, не включив в законопроект норму о так называемом косвенном нарушении патента. Имеется в виду несанкционированная поставка или предложение о поставке средств осуществления запатентованного изобретения лицам, которые не имеют права на использование этого изобретения (кроме, например, лицензиата). Ответственность поставщика наступает тогда, когда он знает или из обстоятельств очевидно, что поставляемые им изделия предназначены для изготовления запатентованного изобретения, т.е. в случае установления в его действиях вины.

Указанные нормы о прямом и косвенном нарушении патента достаточно апробированы на практике и доказали свою эффективность. Следует отметить, что эти нормы восприняты не только государствами - участниками Европейской патентной конвенции 2000 г., но и другими государствами, которые в последнее время реформировали или приняли новое патентное законодательство.

7. Некоторые способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (противоправные (контрафактные) действия), упомянутые в п. 2 комментируемой статьи, нуждаются в дополнительном комментарии.

Следует особо отметить, что перечисленные в п. 2 противоправные (контрафактные) действия являются частными случаями противозаконного использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца и имеют самостоятельное значение.

Самостоятельность указанных противоправных (контрафактных) действий заключается в том, что за каждый из них патентообладатель может преследовать нарушителя своего патента. Причем нарушителей может быть несколько, все зависит от конкретных обстоятельств дела.

Конечно, первоначальными формами нарушения патента является несанкционированное изготовление продукта и применение способа. С этого все начинается. Примечательно, что в старых патентных законах преследовались только эти две формы нарушения патента. Однако с развитием рыночной экономики появилась потребность детализации понятия противозаконного использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца на отдельные его составляющие (ввоз, предложение к продаже, продажа, хранение и др.).

Как правило, сегодня ни одна компания не занимается и изготовлением продукции, и ее реализацией на рынке. Существует целая сеть оптовиков, розничных торговцев и т.д. Более полный перечень, нарушающий патент действий, позволяет патентообладателю проследить за всей цепочкой противоправных действий и взыскать убытки с каждого правонарушителя. Этим обеспечивается более полная защита имущественных интересов патентообладателя. Однако следует учитывать, что каждая форма противоправного использования имеет свои особенности.

Сам факт изготовления нарушающего патент продукта (даже в ограниченном количестве) является достаточным для привлечения нарушителя к ответственности, независимо от назначения или дальнейшего использования контрафактных продуктов. При этом, конечно, изготовление должно осуществляться с целью извлечения прибыли. Однако не является нарушением, например, простое изготовление чертежей изобретения без дальнейшей его разработки и внедрения. Незавершенное или неполное изготовление продукта также не является нарушением патента.

Как и при изготовлении запатентованного продукта, ответственность наступает для нарушителя при наличии одного факта применения способа.

Ввоз контрафактной продукции на территорию России также считается законченным правонарушением, даже независимо от целей дальнейшего использования этой продукции. Необязательно, чтобы ввезенный товар предназначался для продажи, достаточно одного использования импортируемых товаров. Нарушение патента путем ввоза считается осуществленным, как только товар пересекает Государственную границу. По вопросу о транзитной перевозке товаров через территорию России можно предположить отсутствие нарушения патента, поскольку их ввоз на российскую территорию не является окончательным.

Предложение к продаже считается правонарушением независимо от факта заключения в дальнейшем сделки. Оно может осуществляться самыми разнообразными способами: выставление продукта (в течение даже непродолжительного времени) в витрине магазина, на выставке или ярмарке, объявление о продаже продукта в средствах печати, по радио, на телевидении, в сети Интернет, выставление рекламных щитов, вручение покупателям каталогов и т.п.

При хранении чужого объекта нарушитель отвечает уже за сам факт хранения, но при условии, что такое хранение осуществляется с целью применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот заинтересованного продукта.

Одним из наиболее распространенных заблуждений в данной сфере правового регулирования является квалификация такого незаконного способа использования, как "иное введение в гражданский оборот". Зачастую под иным введением в гражданский оборот понимается ввоз на территорию России, изготовление, применения запатентованного продукта, что является ошибочным с точки зрения понятия оборотоспособности объекто